专利审查指南修改:关于人工智能、区块链、5G通信领域审查规则的解读

2019年12月31日，国家知识产权局发布了第三四三号公告，决定对《专利审查指南》进行修改。本次修改在《专利审查指南》第二部分第九章关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定新增了第6节，对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利（以下简称“算法和商业方法专利”）申请的审查规则进行了明确，相关规则已于2020年2月1日生效。

 一、修改内容

本次修改的新增内容包括6.1节“审查基准”、6.2节“审查示例”和6.3节“说明书和权利要求书的撰写”三个部分。6.1节明确了算法和商业方法专利审查的要点，并确立了审查要点的审查规则；6.2节围绕6.1节中明确的核心问题基于图像处理、人工智能、区块链等典型应用场景给出了10个示例进一步明确了审查规则；6.3节根据审查规则对说明书和权利要求书的撰写提出了要求。

（一）算法和商业方法专利审查的审查要点及审查顺序

在算法和商业方法专利审查中首先需要关注专利申请是否属于《中华人民共和国专利法》（以下简称“《专利法》”）规定不授予专利权的客体。对此，需要先审查专利申请是否属于《专利法》第二十五条不授予专利权的客体，再审查专利申请是否满足《专利法》第二条第二款属于技术方案的要求。

如果专利申请属于授予专利权的客体，再根据《专利法》第二十二条的规定审查是否满足新颖性、创造性的要求。

（二）算法和商业方法专利的审查标准

1.专利申请是否属于《专利法》规定不授予专利权的客体

算法和商业方法专利在权利要求涉及算法特征或商业规则和方法特征（以下简称“算法或商业方法特征”）时易被视为《专利法》第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法，从而予以驳回。本次修改特别强调了审查时需要全面的考虑权利要求中的技术特征，只要权利要求中需要包含技术特征，就不应认定为智力活动的规则和方法排除授权。

对于包含技术特征的算法和商业方法专利申请，需要进一步判断权利要求是否属于技术方案，对此应当从权利要求涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析，如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于《专利法》第二条第二款所述的技术方案。

2.专利申请是否满足新颖性、创造性的要求

在对算法和商业方法专利申请进行新颖性、创造性审查时，需要同时考虑技术特征和算法或商业方法特征，避免忽略算法或商业方法特征而只关注技术特征的情况。

（三）算法和商业方法专利申请的撰写

算法和商业方法专利申请的说明书中要清楚、完整地描述为解决其技术问题所采用的解决方案，所述解决方案在包含技术特征的基础上，可以进一步包含与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法或商业方法特征，并写明两者如何共同作用并且产生有益效果。

算法和商业方法专利申请的权利要求书中应当以说明书为限记载技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法或商业方法特征限定要求专利保护的范围。

二、对本次修改的解读

因算法和商业方法一直以来均被视为“智力活动的规则和方法”从而被排除出专利授权的客体，导致此类专利申请在我国授权一直存在困难。2017年《专利审查指南》的修改明确了包含技术特征的商业方法专利可以授权的规则，删除了智力活动的规则认定中关于“组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度”的表述，同时在计算机软件专利的专利审查中将不符合专利客体的认定范围限定为“计算机程序本身”，显著放宽了针对算法和商业方法专利的适格性要求。

本次修改对于涉及商业规则和方法的专利申请的审查规则做出了更加清楚的指引，强调了将权利要求涉及的技术特征和算法或商业方法特征作为一个整体纳入审查范围的全面审查原则，强调了与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则特征在专利申请审查中的重要作用，具体分析如下：

专利保护客体审查部分。本次修改明确了专利保护客体审查应考虑全部技术特征，不能因技术特征涉及现有技术就予以排除；同时在判断是否属于专利保护客体时，要将技术问题、技术手段和技术效果整体看待，从而在整体上判断专利申请是否构成技术方案。譬如，本次修改的6.2节关于专利保护客体审查的示例中均未涉及现有技术问题，在关于技术方案判断是也是综合考虑了技术特征和算法或商业方法特征的基础上得出是否符合授权客体的结论。

新颖性审查部分。本次修改明确了无论是技术特征还是算法或商业方法特征都可以作为认定新颖性的基础，且不要求技术特征和算法或商业方法特征之间存在关联。

创造性审查部分。本次修改明确了在技术特征与算法或商业方法特征能够相互支持形成有效配合的条件下，算法或商业方法特征能够作为认定创造性的基础。就未能与技术特征相互支持形成有效配合的算法和商业方法特征，本次修改未明确其是否可以作为评判创造性的基础，而且本次修改的6.2节给出的关于创造性评判的示例中也仅涉及了技术特征与算法和商业方法特征能够相互支持形成有效配合的示例，这似乎可以理解为本次修改认为未能与技术特征相互支持形成有效配合的算法或商业方法特征不能参与创造性评价。但是笔者持有不同观点，首先，《专利审查指南》中关于创造性的审查原则中，关注的是发明的技术方案、技术领域、解决的技术问题和达成的技术效果是否具有突出的实质性特点，并不关注构成技术方案、解决的技术问题和达成的技术效果的是技术特征还是算法和商业方法特征，其次，在本次的修改中亦将算法或商业方法特征纳入了评价技术方案、技术问题、技术效果的范围，最后，2019年9月的《专利审查指南》关于创造性审查原则的修改也强调了考察区别特征在发明中的技术效果，与本次修改中对权利要求记载内容全面审查的原则相结合，可以得出应当评价算法或商业方法特征对专利创造性贡献的结论。因此，本次修改为算法或商业方法特征引入创造性评价留下了一个开口，有待后续审查实践予以探讨补充。

三、算法和商业方法专利申请的建议

基于本次《专利审查指南》修改，对算法和商业方法专利申请提出如下建议：

第一，技术交底阶段。专利代理师和技术人员除了从直观的应用场景出发描述方案，从业务模式创新探讨方案外，还需要从技术角度沟通方案所要解决的问题，挖掘业务模式之下蕴含的算法原理、理论基础、数据结构、数据类型、数据处理方式等技术内容，并从技术内容出发找出相关的现有技术，确定方案所要解决的技术问题。另外，在判断方案是否为技术方案时要特别注意规避本次修改中提到的诸如确定返利规则、促进消费、经济形势判断等非技术问题，应将落脚点集中在提高运行效率、提升准确度等技术问题上，亦可以从技术方案的出发，选用客观性的描述词语推演技术问题。

第二，专利撰写阶段。关于权利要求撰写，首先应当将包括技术特征和算法或商业方法特征在内全部必要特征写入权利要求；其次为了避免专利保护客体审查问题，一定将算法或商业方法特征与技术特征的关联关系写明；再次对具体的描述性词语进行上位概括时避免过于抽象，尽量体现与应用领域的关联（譬如在算法专利中记载实现算法的硬件环境，添加处理器、存储器等硬件部件，又如将算法转化成流程步骤，并在系统结构中增加算法的执行部件），在必要时可适当增加一组明确应用领域的从属权利要求。关于说明书的撰写，首先务必重视说明书现有技术和发明内容部分的撰写，写明所解决的具体技术问题，解决技术问题所采用的具体技术方案，解决技术问题所实现的有益技术效果，同时对技术方案如何解决技术问题实现有益技术的原理予以细化解释或说明；其次，说明书中要明确记载技术特征与算法特征或商业方法特征彼此相互支持、相互作用的具体技术方案和技术原理；再次，说明书中应当对技术方案的具体应用场景进行描述，在发明内容部分应当结合具体应用场景说明技术问题、技术手段和技术效果，在具体实施方式部分应当有单独的实施例予以明确探讨。

第三，审查意见答复阶段。针对专利保护客体问题的审查意见，着重提示审查员关注申请中的技术特征，并结合现有技术和技术领域阐明申请所解决的技术问题、采用的技术手段和实现的技术效果；当审查员引用现有技术排除特征时提示其应适用本次修改中新增的全面审查原则，在客体审查部分应将所有技术特征纳入评价范围。针对新颖性和创造性问题的审查意见，强调算法或商业方法特征对新颖性和创造性的贡献，详细阐明技术特征与算法或商业方法特征之间的相互作用关系，结合算法或商业方法特征对技术问题、技术手段和技术效果的贡献说服审查员。

四、结语

本次修改在现行《专利法》及《专利法实施细则》的框架下，对物联网、人工智能、5G通信等新业态新领域专利申请的审查规则作出了明确细化的规定，为相关领域的发明人撰写算法和商业方法专利申请提供了更为明确的指引，为相关行业的创新发展营造了良好环境。望发明人抓住机遇，积极开展算法和商业方法相关领域的专利布局。